Pasivitatea titularului unei mărci care – în cunoștință de cauză – permite utilizarea neîntreruptă, de către un terț, a unei alte mărci similare sau identice timp de cinci ani, este sancționată cu pierderea dreptului de a mai solicita anularea sau de a se opune în vreun fel utilizării mărcii ulterioare, cu excepția situației în care marca ulterioară a fost înregistrată cu rea-credință. Această soluție este prevăzută atât de legislația europeană în materia mărcilor Uniunii Europene (art. 61 din Regulamentul UE nr. 1001/2017), cât de dreptul intern (art. 58 din Legea nr. 84/1998), rațiunea fiind aceea de a asigura securitatea juridică.
În esență, într-o astfel de ipoteză, pasivitatea titularului mărcii este calificată drept o toleranță a mărcii ulterioare, putând fi întreruptă prin diferite acte de opoziție. Totuși, care sunt condițiile pentru ca un act de opoziție al titularului mărcii anterioare să pună capăt acestei toleranțe?
Curtea de Justiție a Uniunii Europene (“CJUE/Curtea”) a pronunțat în cursul acestui an o soluție în cauza C-466/20 HEITEC, nuanțând condițiile în care un act poate constitui o veritabilă opoziție, fiind apt să întrerupă termenul de toleranță.
Societatea reclamantă era titularul mărcii comunitare (a Uniunii Europene) „HEITEC”. O altă societate, fără acordul celei din urmă, și-a înregistrat ulterior o marcă a Uniunii Europene care cuprindea elementul „HEITECH”. Societatea reclamantă a sesizat instanța de judecată, solicitând anularea mărcii ulterioare și despăgubiri. În conformitate cu dreptul german, procesul a fost suspendat iar acțiunea nu a fost comunicată pârâtului deoarece nu a fost achitată taxa de timbru, toate acestea fiind consecința culpei procesuale a societății reclamante. Un an mai târziu societatea reclamantă a achitat taxa de timbru și procesul a fost reluat. Prima instanța a considerat că termenul de toleranță a fost împlinit, cererea inițială neavând efect întreruptiv. Formulându-se apel împotriva acestei hotărâri, instanța din al doilea ciclu procesual a sesizat CJUE cu o serie de întrebări preliminare, analizate în cele ce urmează.
A. Punerea în întârziere a terțului, neurmată de o acțiune în justiție, este aptă să pună capăt toleranței?
Curtea a stabilit, cu titlu general, că punerea în întârziere întrerupe termenul de toleranță – totuși, dacă răspunsul este unul nesatisfăcător, iar societatea somată nu se conformează, va fi necesară luarea unor măsuri concrete pentru ca titularul mărcii să își valorifice drepturile. Astfel, în situația în care se va intenta o acțiune administrativă sau judiciară, se exprimă fără ambiguitate intenția sa de a se opune utilizării mărcii ulterioare și de a remedia pretinsa atingere adusă drepturilor sale.
Dacă simpla trimitere a unei notificări sau orice alt act de realizare a punerii în întârziere ar fi suficientă, ca atare, pentru a întrerupe termenul de limitare a drepturilor, s-ar permite titularului mărcii să trimită în mod repetat, la intervale de aproape cinci ani, o scrisoare de punere în întârziere, ceea ce ar echivala cu o eludare a normei.
B. O acțiune în justiție formulată în termen, dar necomunicată pârâtului din cauze imputabile reclamantului, întrerupe termenul de toleranță?
Curtea a stabilit că depunerea actului de sesizare a instanței reflectă în mod normal intenția serioasă și neechivocă a reclamantei de a‑și valorifica drepturile, ceea ce este suficient, în principiu, pentru a pune capăt toleranței. Comportamentul titularului mărcii poate totuși, în anumite cazuri, să ridice îndoieli cu privire la intenția reală și la caracterul serios al acțiunii întreprinse în fața instanței sesizate. Astfel, dacă titularul mărcii nu a intenționat de o manieră serioasă să întreprindă o acțiune în justiție, neachitând taxa de timbru și suspendând procesul, nu se consideră că a pus capăt tolerării.
C. Pierderea dreptului de a se mai opune utilizării implică și pierderea dreptului de a cere daune- interese pentru utilizarea nepermisă?
Dacă o astfel de acțiune sau astfel de cereri ar putea fi admise după data expirării termenului toleranță, acest lucru ar însemna să se lase intactă, după această dată, posibilitatea de a se constata că utilizarea mărcii ulterioare aduce atingere mărcii anterioare. Drept urmare, împlinirea termenului de toleranță implică decăderea dreptului de a se mai opune utilizării, inclusiv dreptului de a cere daune-interese pentru utilizarea nepermisă.
În concluzie, Curtea de la Luxemburg a conchis că efectul toleranței, astfel cum este el prevăzut atât în legislația europeană cât și în cea națională, reflectă necesitatea echilibrului între interesul titularului unei mărci de a respecta funcția esențială a acesteia, pe de o parte, și interesul altor operatori economici de a dispune de semne care să desemneze produsele și serviciile lor, pe de altă parte.
Soluția pronunțată de CJUE este una firească, reiterând că este necesar un caracter serios al actului de opoziție săvârșit de titularul mărcii anterioare prin care se urmărește întreruperea perioadei de toleranță. Intenția reală de a nu permite utilizarea unei mărci ulterioare trebuie să reiasă fără echivoc din întreaga conduită a titularului mărcii, astfel încât efectul întreruptiv să se producă.
Un articol semnat de Bogdan Popescu, Partner – bpopescu@stoica-asociatii.ro - Alexandru-Laurențiu Mihai, Junior Lawyer, - lmihai@stoica-asociatii.ro - STOICA & Asociații
